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제 1 장 서 론
제 1 절 개 설
비즈니스모델(business model : 이하‘BM’)이란 어떤 제품이나 서비스를 어떻게 소비자에게 제공하고, 어떻게 마케팅하며 어떻게 돈을 벌 것인가 하는 계획 또는 사업아이디어로써, 그 전 까지만 해도 BM은 발명의 범주에서 제외되었지만 컴퓨터 기술이 발전해 이를 활용한 사업이 가능해지면서 그 아이디어까지 보호해야 할 필요성이 생기자 이를 보호해야 할 필요성이 생겼다. 따라서 컴퓨터, 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업 방법 발명에 대하여 BM특허(Business Model patent)를 인정하게 되었다.
이러한 BM특허는 현재 출원건수가 2000년 9800여 건에 이르던 것이 2006년 5700여 건으로 감소하였고, 개인 출원 역시 2000년 5214건에서 2005년 1370건으로 침체를 맞고 있음이 확인되고 있다. 반면 개인출원 대비 기업들의 출원비율은 2000년 87%에서 2005년 207%로 급증했다. 이는 BM특허의 중심이 개인과 벤처가 아닌 대기업을 중심으로 재편됐다는 의미로 해석된다. 그 이유로는 실제로 새로운 영업방법을 찾기란 쉽지가 않고, 인터넷을 통한 영업은 대체로 그 방법이 비슷하기 때문에 교묘하게 특허를 피해갈 수 있는 다양한 편법이 존재하기 때문에 BM특허가 특허의 장점인 독점력을 행사하지 못하여 BM특허 자체가 돈이 되거나 사업아이디어를 지키는데 별 도움이 되지 않는다는 점을 들 수 있다.
BM특허의 인기가 떨어졌다고 해서 앞으로도 그러리라고 보는 것은 성급한 예측이다. 특허법무법인 ‘이지’의 이형국 변리사는 “BM특허를 활용해 큰돈을 번 기업은 없지만 국내에서 성공한 IT기업들은 적잖은 BM특허 보유 업체들이다”라고 말한다. 실제로 국내 정상을 달리는 NHN이나 엠파스, 넥슨 등은 국내에서 정상을 다투는 BM특허 보유 기업이다. 성공적으로 인수․합병(M&A)을 이뤄낸 다수의 벤처기업들 역시 “알게 모르게 BM특허가 기업 가치 향상에 큰 도움이 됐다”고 토로하고 있다.
글로벌 경쟁시대에 지적재산권 보호가 화두로 자리잡은 지금 신산업의 핵심아이디어를 보호하고 진입장벽을 만드는 방법으로서 BM특허가 떠오른 가운데 BM특허의 내용을 살펴보고 그 보호 방법을 살펴보고자 한다.
제 2 장 비즈니스방법(BM) 특허
제 1 절 비즈니스방법(BM)특허의 내용
Ⅰ. 비즈니스방법(BM) 특허
1. 비지니스 방법 특허
BM특허란 컴퓨터 및 네트워크 등의 통신기술과 사업 아이디어가 결합된 영업방법 발명에 대해 허여된 특허를 말하는 것으로서, 영업방법 자체만으로는 특허 등록할 수 없으며, 인터넷을 통한 전자상거래 등과 같이 그 내용이 기술적 사항을 가진 것이라면 그 아이디어의 구체적 기술수단이 뒷받침되어야 한다. 특허의 대상이 될 수 있는 BM특허는 사업아이디어에 정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 결합한 형태로서, 비즈니스모델, 프로세서모델과 데이터모델이 결합된 발명을 의미하는 것으로 볼 수 있다(예 : 역경매 시스템, 대출 경매방법). 경제법칙 및 현물시장의 거래방법(비즈니스 모델 : 피라미드 영업방식, 보험 모집인 관리방법, 사주풀이 방법 등)과 영업방식을 구현하기 위한 시계열적인 데이터 처리과정(프로세스 모델 : 업무처리 흐름), 그리고 업무를 다루는 데이터 집합 및 속성정보(데이터모델)가 결합된 것이라고 할 수 있다. BM특허로 출원된 사례를 보면 중개비즈니스, 금융자동화, 광고, 인터넷상의 교육, 통계조사, 게임방법 및 장치 등 다양한 형태로 출원되고 있다.
그림 BM특허의 형태
비지니스 방법 특허에 관하여 우리나라 특허청은 인터넷 관련특허 또는 전자거래 관련기술, 인터넷특허 등의 용어 등으로 사용하고 있으며 아직까지 명확한 정의를 내리지 못하고 있는 것으로 보인다. 우리나라 특허청에 의하면 “사업아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현된 논리단계를 필요로 하는 발명”을 BM 특허로 정의하거나, “비지니스모델, 데이터모델과 프로세스모델”이 결합된 발명 또는 인터넷상의기술과 프로세스모델과 데이터모델 그리고 비지니스 모델이 유기적으로 결합된 형태라고 한다. 요컨대, 비지니스 방법이란 “비지니스관련 데이터 처리 또는 연산수행에 대한 장치 및 그에 상응하는 방법”으로 정의할 수 있고, 이 비지니스에는 금융, 보험, 은행, 광고, 중개 시스템 등 다양한 분야가 포함된다고 하겠다.
이와 같이 비지니스에서 행하여지는 다양한 영업방식이나 사업아이디어를 정보시스템에 결부시킨 것을 특허로서 보호하려는 것이 비지니스 방법 특허인 것이다. 즉 BM 특허란 “정보시스템(컴퓨터, 인터넷, 통신기술)을 이용하여 구현되는 새로운 비지니스 방법이나 사업형태에 인정되는 특허”라 할 수 있다. 예컨대, 비지니스 방법에는 역경매와 같은 영업방법, 광고를 보면 포인터를 부여하는 등의 광고방법, 텔레뱅킹과 같은 금융자동화방법 등이 있으며, BM특허는 이러한 비지니스 방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여된 특허방법이 인터넷을 포함하는 정보시스템을 통하여 구현된 것에 부여되는 특허이다. 또한 BM 특허는 포괄적인 개념인 전자거래 관련 특허의 일종으로서 파악할 수도 있다. 그리고 BM 특허는 인터넷 관련특허의 일종이며, 좁게는 전자거래관련 발명특허의 일종이라고 볼 수 있다. 이러한 전자거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련발명에 속한다.
그림 외국의BM특허등록사례
2. 비즈니스방법(BM) 관련 발명
비지니스 모델(Business Model)의 정의는 아직까지 명확하게 정하여지지 않고 있다. 비지니스 모델이란 경영분야에서 이윤을 발생시키는 구조를 의미하고, 특허분야에서는 일반적으로 ‘비지니스 시스템’ 즉 ‘비지니스(영업)의 방법(Business Method)’으로 불러왔다.예컨대, 프라이스라인사의 ‘역경매’는 지금까지 행하지 않던 비지니스, 즉 인터넷을 사용하여 최초로 가능한 비지니스를 제공한 것이므로 바로 새로운 비즈니스 시스템(방법)을 개발한 것이라 할 수 있다. 한편, 특허청에 의하면 비지니스 모델이란 재화나 용역의 거래에 있어서 거래를 어떻게 할 것인가를 나타내는 사업아이디어의 유형이라 할 수 있다. 즉 비지니스 모델은 현물시장의 거래방법이나 경제법칙 자체 또는 이를 응용한 상거래방법 등을 의미하며, 예컨대, 피라미드 영업방식, 경매, 역경매 등의 다양한 형태가 있다.
일본특허청에 의하면 비지니스 관련 발명은, ①컴퓨터 기초기술, 통신기초기술 등의 발달에 의하여, ②전자결제나 전자화폐 등의 비지니스 시스템 인프라기술이 구축되고, ③이같은 비지니스 시스템 인프라 기술을 실제의 비지니스에 적용시킨 비지니스 응용시스템이 개발되는 것까지로 하고 있다. ①은 종전부터 특허의 대상이었던 기술분야이고, ②는 종전부터 특허 대상이었던 소프트웨어 기술분야이고, ③은 소프트웨어기술을 특정 비지니스에 응용한 것(소프트웨어 특허)으로 기존의 심사기준으로 보호되고 있다. 일부에서는 ④비지니스 모델이나 비지니스 아이디어 등의 비기술적인 특징이 있는 비지니스 시스템까지 확대하여 이를 BM 특허라고 부르고 있다
미국에서는 비지니스 모델에 대하여 특허법에도 판례에도 확립된 정의는 없으며, 판례에서는 “Business Model”이라는 용어대신 “Business Method”나 “Way of Doing Business”라는 용어가 사용되고 있다. 일반적으로는 비지니스 방법은 제품을 제조하거나 사용하기 위한 새로운 방법은 아니고, 비지니스의 수행에 관계되는 새로운 방법으로 인식되고 있다. 다만 미국 State Street Bank(이하 SSB) 판결에서의 해석에 의하면 상당히 광범위한 것으로 보여지며, 미국 특허상표청(USPTO)은 과거 수년간에 걸쳐서 비지니스 방법 특허라고 하는 발명에 대하여 특허를 허여할 수 있다고 인정하고 있다. 그러나 미국 1999년 특허법 개정경위를 참작하면 장치(apparatus)는 포함되지 않는 것으로 생각된다. SSB 판결 이후에 허여된 것과 같은 특허가 비지니스 특허라는 의견과 비지니스를 행하는 방법(method of doing business)모두가 포함되어야 한다는 의견도 있다. SSB 판결 및 그 후의 AT&T판결도 판례의 변경은 없이 “비지니스 방법의 예외라는 것은 없었다”라고 하는 것만을 확인하는 데 불과하다. 또한 SSB 판결에서의 유용하고 구체적, 실체적인 결과(useful, concrete and tangible result)의 구체적인 의미도 분명하지는 않다.
우리 특허청의 전자상거래 관련 발명의 심사지침에 의하면 영업방법 관련 발명은 ①컴퓨터 등을 이용한 비지니스 관련 발명과 ②순수 비지니스방법으로 나눌 수 있다. 전자는 특허법상 발명이 되지 않는 비즈니스 모델 및 비지니스 아이디어와 특허법상 발명이 되는 컴퓨터기초기술․통신기초기술의 융합에 의하여 탄생한 발명으로 특허등록을 받는데 문제가 없다. 그러나 순수 비지니스 방법의 경우에 인터넷이나 장치 등과 결합한 경우에는 우리나라나 일본은 심사기준에 의해 특허등록을 받을 수 있으나, 순수한 아이디어는 발명의 성립성 요건과 관련하여 문제가 되어 특허등록을 받을 수 없다. 요컨대 BM 관련 발명이란 새로운 영업방법이나 방식, 서비스 등의 사업아이디어에 정보시스템을 결합한 형태로서, 그 실시를 위하여 영업방법에 대한 아이디어를 소프트웨어 또는 하드웨어에 의하여 실현되는 논리단계가 필요한 발명을 의미한다. 사업방식이나 형태는 반드시 컴퓨터, 네트워크, 데이터베이스 등과 같은 정보통신기술을 매개체로 하여 반드시 구체적인 구현방법이 설명되어야 한다. 하지만 권리가 주어지는 것은 기술적인 구현방법에 대해서가 아니고, 사업방식이나 형태 자체에 대해서이다. 따라서 기술적인 사항이 반드시 새롭고 특이할 것일 필요는 없다. 기존의 기술을 사용하더라도 사업방식이나 형태가 특이한 것이면 되는 것이다.
제 2 절 BM 특허에 대한 각국의 동향
Ⅰ. 미국의 BM특허제도
1. 과정
미국에서 컴퓨터 소프트웨어를 특허에 의해 보호되기까지의 과정은 다음과 같이 대략4단계로 구분할 수 있다.
제1단계는 미국 연방 최고법원이 최초로 소프트웨어 발명을 취급한 Gottschalk v. Benson 사건('72)으로부터 시작되어, 그로부터 6년이 지난 Parker v. Flook 사건('78)으 로 이어진다. 두 판결에서 연방 최고법원은 특허로 보호받을 수 없는 자연법칙과 다름없는 추상적인 "수학공식"을 청구한 특허를 무효로 하였다.
제2단계는 미연방최고법원이 컴퓨터 소프트웨어 발명에 대한 특허성을 인정한 최초의 판결인 Diamond v. Diehr 사건('81)에서 시작된다. 이 판결에서 연방 최고법원은 "태양 아 래 인간이 만든 모든 것"은 모두 적법한 주제(statutory subject matter)가 된다는 이전의 연방 최고법원의 판결을 인용하면서 소프트웨어 발명에 대한 특허성을 지지하였다.
이 판결에 따라 미국 특허상표청은 컴퓨터 관련 발명의 특허성을 테스트함에 있어서 청 구항에 단지 알고리즘이 포함되어 있다는 이유로 불특허되지 않는다고 하였다. 그리고 1982년의 CAFC(the Court of Appeals for the Federal Circuit)의 설립은 이 분야의 판단 에 긍정적 자극제가 되었다
1994년에 들어서 CAFC는 여러 개의 컴퓨터 관련발명의 특허성에 대한 판결을 내림으로 써 제3단계가 시작되었다. In re Alappat 사건의 판결 이후, "일반 목적의 컴퓨터도 프로 그램 소프트웨어의 지시에 따라 특정한 기능을 하도록 프로그램 되기만 한다면 특정기능 의 컴퓨터가 되는 것이다."고 판시하면서 소프트웨어 발명에 대한 특허적격성이 확고하여졌다.
특히, In re Lowry 사건 및 In re Beauregard 사건의 판결은 기록매체 청구항에 대하여도 특허로 인정하도록 하였다.
이에 따라 미국특허상표청은 1995년 6월 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준안」을 발표하고, 이에 대한 찬반의 공청회를 거쳐 1996년 2월 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준(최종판 )」(이하 "미국 심사기준"이라 한다)을 발표하였으며, 최종판은 같은 해 3월 공포되어 효력이 발생하였다. 이것이 제4단계의 시작이다. 미국 특허법 제101조에 의하면, 특허의 주제(subject matter)로서 방법, 기계, 제조물품 또는 조성물 중 하나의 카테고리를 규정하고, 그것이 "유용한(useful)" 발명이어야 한다고 규정하고 있는데, 기본적으로는 "태양 아래 인간이 만든 모든 것"은 보호되어야 한다 는 취지 아래 컴퓨터 및 인터넷 통신과 관련된 BM은 컴퓨터 소프트웨어의 일종으로서 특허법상 보호받지 못할 이유가 없다는 것이다.
2. 특허요건
미국 특허법 101조는 특허의 대상을 제조방법, 기계, 제조물 및 조성물 등 4개의 카테고리고 분류하고 있는데, 특허를 받기 위해서는 신규성, 비자명성, 유용성의 여하를 막론하고 네 개의 카테고리에 발명이 포함되어 있어야 한다.
BM 특허는 소프트웨어의 소송판례의 축적결과로 성립되었다. 미국에서 1960년대 이후 소프트웨어에 관한 대부분의 판례들은 바로 특허법 제101조와 관련된 것이었다. 많은 소송에서 제101조의 “프로세스”에 관한 해석이 문제되었고, 그 중에서 “알고리즘의 예외” 및 “비지니스 방법의 예외”가 부정되었다. 「State Street Bank」판결은 바로 이 예외의 적용을 제한하거나 폐기함으로써 주목을 받았다.
3. BM특허 관련 주요사례
1) 「State Street Bank」사건
(1) 사건개요
Signature Financial Group(SFG)는 미국 특허 제5,193,056의 특허권자로서, 이 특허에 대하여 미국 월가의 주요 금융기관들과 특허사용에 따른 라이센스 계약을 체결하였다. SFG와 동종의 업무를 수행하는 State Street Bank(SSB)는 라이센스를 통해 위 특허를 사용하고자 하였으나 협상이 결렬되었으며, 이에 따라 SSB는 SFG의 특허에 대한 무효 소송을 제기하였다. 이 특허는 Mutual Fund투자를 관리하기 위한 시스템에 관한 것으로서 구체적 기술은 mutual fund(spokes)를 공동출자하여 자산을 하나의 투자 포트폴리오(hub)에 편힙시켜서 이 허브의 운용과 관련한 financial statistics를 매일 단위로 계산․처리하는 데이터 처리 시스템에 관한 것이다.
(2) CAFC의 판결
CAFC는 청구항이 오직 아무런 응용이 없는 수학적 알고리즘 그 자체만을 청구한 경우에 특허 성립성을 부정해야 하나, 청구 하에 기재된 수학적 알고리즘이 유용하고, 구체적이며, 실제적인 결과를 가져온다면 특허법 제101조의 법정 주제에 해당한다고 판단하였다.
2) 「AT&T v. Excel communication」사건
(1) 사건 개요
AT&T의 특허는 장거리 전화를 걸 때 수학적 알고리즘을 이용하여 그 전화를 건 사람이 가입하고 있는 장거리 전화회사와 수신자가 사용하는 장거리 전화회사가 동일한 회사인지 여부를 식별하는 방법 및 장치 특허로서, 이 특허를 사용하게 되면 장거리전화회사는 잠재적 고객을 발견하고 자사의 장거리전화 시장의 점유율을 알 수 있다고 하는 이점이 있다.
(2) CAFC의 판단
물리적 변환의 개념을 오해한 결과에서 비롯된 것으로 물리적 변환이 발명의 성립성을 결정하는 절대적 불변조건이 아니라, 어떻게 수학적 알고리즘이 유용한 응용을 만들어 낼 수 있는가에 대한 하나의 예를 제시한데 불과한 것이라고 설명하면서, SSB 사건의 경우와 동일한 기준을 적용하여 AT&T의 특허는 유용하고 구체적이며 실체적인 결과를 발생시켜 유효하다는 이유로 원심판결을 파기하였다. 그러나 후에 다른 판결에서 이 특허발명은 기술적인 내용에 대해 상세한 검토를 행한 결과 비자명성 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단하였다.
3) SSB 판결 이후의 BM에 대한 평가
CAFC는 SSB사건에서 수학적 알고리즘을 포함하는 소프트웨어발명의 성립성을 판단하는 주요 기준으로 실용적인 응용을 강조하고 있으며 유용하고 구체적이며 실제적인 결과를 가져오는가에 따라 특허적 성격을 판단하는 경향을 AT&T사건에서 보다 강화함으로써 앞으로 유사한 사례에 있어 상당한 영향을 미칠 것으로 전망된다.
위 판례 경향을 보면 시스템에 대하여도 그것이 추상적인 아이디어에 해당하지 않으면 특허의 대상이 된다고 하는 것이 현재 미국의 입장으로 볼 수 있을 것이다.
Ⅱ. 유럽의 BM 특허제도
1. 유럽특허조약상 BM 관련 발명에 대한 규정
BM 관련발명에 대해 유럽특허청(European Patent Office : 이하 "EPO"라 한다)은 종래에는 지적 창작의 산물이거나 추상적 아이디어에 해당하는 수학적 방법, 인간의 정신활동, 프로그램 등은 특허대상에서 제외여 상당히 보수적으로 제도를 운영해 왔으나 최근들어 기록매체 특허를 인정하는 등 적극적인 자세로 전환하고 있으며, 유럽특허조약(European Pa- tent Convention : 이하 "EPC"라 한다)의 관련 규정을 개정하기 위한 움직임도 활발하다.
2. 유럽특허청(EPO)의 심사기준
1) 심사기준의 내용
EU는 1985년 3월 EPO가 컴퓨터 관련발명에 관한 가이드라인을 작성하면서 컴퓨터 프로 그램을 포함한 발명에 대해 특허에 의한 보호를 하는데 있어서 종래 소극적 자세에서 적극 적극적자세로 전환하였다. 이러한 EPO 가이드라인은 EPO 항소부(Board of Appeal)를 구속한다기보다는, 이와는 반대로 항소부의 결정이 EPO 지침을 개정하게 한다고 할 수 있다. 가이드라인의 주요내용은 우선 발명이 특허를 부여받기 위해서는 기술적 성질을 가져야 한다는 것이다. 그 다음 청구 원인을 전체적으로 파악했을 때 이미 알려진 기술에 대한 기여도가 있어야 한다. 단, 컴퓨터 프로그램 그 자체나 매체 상에 기록된 컴퓨터 프로그램은 그 내용의 여하에 관계없이 특허성이 부정된다. 그러나 주지의 컴퓨터와 그 안에 격납된 신규프로그램의 조립은 그 프로그램이 컴퓨터를 기술적 관점에서 보았을 때 신규방법으로 작동시키는 것이라면 특허성을 갖게 된다.
2) 유럽 특허의 기본요건
발명이 존재하여야 하고, 당해 발명은 산업상 이용가능성이 있어야 하며 신규성이 있고 진보적 단계를 포함하여야 한다. 이러한 네 가지의 요건 이외에 심사관들은 EPC와 규정(Regulations)에 내재하는 다음의 두 가지의 요건을 유의하여야한다. 즉, 발명이 당해 기술 분야의 기술자에 의하여 실행될 수 있어야 한다. 또한 발명은 하나의 기술 분야에 관련되어야 한다는 정도의 “기술적 특성(technical character)"이 있어야 하며, 기술적 문제와 관련이 있어야 하고, 그리고 보호하고자하는 문제가 클레임에서 정의된다는 견지에서 기술적 특징(technical features)을 가지고 있어야 한다.
EPC는 특허 가능한 발명이 어떠한 기술적 진보 또는 유용한 결과를 수반해야한다는 것을 명시적으로나 묵시적으로 요구하지 아니한다. 그럼에도 불구하고 만일 기술의 상태에 대해 유리한 효과가 있다면 발명의 상세한 설명에 기술되어야하며, 그러한 효과는 “산업상 이용가능성”을 판단하는 데에 중요하다.
3) 발명의 개념
유럽특허조약은 발명을 정의하는 규정을 두지 아니하고 제52조 제2항에서 특허를 받을 수 없는 발명을 예시적으로 나열하고 있다. 배제되는 발명은 모두 추상적이거나 비기술적인 것들이다. 반면에 제52조 제1항에서 의미하는 특허 가능한발명은 구체적이면서 기술적 특성을 가지고 있어야 한다.
따라서 예컨대, 청구항이 디자인이나 구체적인 기재정보를 가진 알려진 제조물품이라면 기술에 대한 기여는 보통 단지 심미적 창작물이거나 정보의 제공에 해당한다. 마찬가지로 만일 컴퓨터 프로그램이 테이프나 디스크 등의 형태로 청구된 경우, 기술적 기여는 단지 컴퓨터 프로그램에 불과하다. 이러한 경우 청구 항은 특허배제대상 그 자체에 관련되며 따라서 특허가 부여되지 않는다. 반면 컴퓨터와 결합된 컴퓨터 프로그램이 기술적 견지에서 컴퓨터가 다르게 작동하도록 한다면, 이러한 결합은 특허를 받을 수 있다. 한편 제52조 제1항의 의미에서 발명이 존재하는지 여부에 대한 기준은 주제가 진보성을 가지고 있는지 여부와는 별개이며 구별된다는 점도 주의해야한다
4) 컴퓨터 프로그램
데이터처리작동이 컴퓨터 프로그램이나 또는 특별한 서키트에 의해 실행될 수 있는데 그 선택은 진보성의 개념과는 전혀 상관이 없지만 순수하게 경제성과 실용성에 의해 결정될 수 있다. 이러한 점을 염두에 두고 다음과 같은 방법에 따라 심사를 한다. 컴퓨터 프로그램 그 자체나 기록매체에 기록되어 청구된 경우 그 내용과 관계없이 특허될 수 없다. 컴퓨터 프로그램이 알려진 컴퓨터에 적재되어도 마찬가지이다. 그러나 청구된 주제가 주지의 기술에 기술적 기여를 하는 것이라면 실행과정에 컴퓨터가 포함된다는 이유만으로 특허가 거절되지는 않는다. 예컨대, 프로그램이 제어하는 기계와 프로그램이 제어하는 제조 및 통제방법은 특허 가능한 주제이다. 청구된 주제가 알려진 컴퓨터에 대해 프로그램이 제어하는 내부 작동에만 관련된 경우, 청구된 주제가 기술적 효과를 수반하면 특허 가능하다.
3. 유럽특허청(EPO)의 주요 심결사례
1) Vicom 사건 (1987년)
Vicom사건은 컴퓨터 관련 발명의 특허능력에 대한 원칙을 최초로 판단한 것으로 중요하게 평가받고 있으며, 컴퓨터 관련 발명도 다른 발명과 마찬가지로 다루어져야 한다는 것이다.
그러나 이 발명은 발명의 성립성 측면에서는 긍정적인 판단을 받았으나, 그 후 신규성과 진보성이 없다는 일로 특허가 거절되었지만 수학적 알고리즘을 포함하고 있더라도 발명의 성립성을 충족시킬 수 있다는 것을 인정한 유럽특허조약의 최초사례이다.
2) IBM 사건 (1998, 1999년)
유럽특허청 항소부가 1998년과 1999년 결정한 두 가지의 IBM 사례가 매체특허를 인정하였다는 점에서 매우 중요하게 평가받고 있다. 이 사례들은 유럽특허심사기준이 기록매체로 기록되어 청구된 경우 그 내용과 관계없이 특허될 수 없다고 규정하고 있음에도 불구하고 매체특허를 인정하였다는 점에서 그 의의가 있다.
(1) l173/97사건
작업요청에 대한 위탁절차의 실행을 포함하는 컴퓨터시스템에서의 자원재생기술에 관련된 것으로서, 위탁절차의 실행여부에 따라서 지속적인 응용동작을 지시하거나 또는 불완전한 위탁절차를 재동기화(resynchronizing)하는 과정의 실행을 포함하고 있었다. 이 출원은 컴퓨터 시스템과 컴퓨터 프로그램 제품에서 자원회수 방법에 관한 것이다. 유럽특허청 심판부는 T l173/97 사건에서는 클레임 1에서 19까지는 허용가능하고 특히 클레임1과 14에서 한정된 방법과 컴퓨터 시스템은 발명의 상세한 설명에 기재된 선행기술에 대해 신규성과 진보성의 요건을 충족한다고 보았다. 그러나 클레임20과 21의 주제는 디지털 컴퓨터의 내부 메모리에 직접 로드 할 수 있는 컴퓨터 프로그램 제품(클레임 20)이고, 컴퓨터이용 가능한 매체에 기록된 컴퓨터 프로그램 제품(클레임 21)이어서 EPC 제52조 제2항과 제3항에 의거하여 특허성이 배제된다. 그 이유는 유럽특허청 심사기준 C-W, 2.3에 따르면 컴퓨터 프로그램은 그 자체로 클레임 되거나 매체에 격납된 경우 그 내용에 관계없이 특허 될 수 없기 때문이다. 클레임 1, 14, 20, 21에 관련된 발명은 실질적으로 동일한 발명을 카테고리를 바꾸어 기재한 것이다. 즉, 클레임 1은 방법, 클레임 14는 컴퓨터 시스템, 클레임20과 21은 컴퓨터 프로그램 제품 등이다.
(2) T 935/97 사건
이 사건에서 발명의 주요내용은 컴퓨터 디스플레이 상에서 제2윈도우가 제1윈도우상의 어느 부분에 오버레이(overlay) 되며, 제1윈도우의 어느 영역의 정보를 가리는가를 찾아내는 기술에 관한 것이다. 즉, 오버레이 된 영역을 찾아낸 다음, 가려진 데이터를 제2윈도우에 의해 가려지지 않는 제1윈도우 영역으로 옮김으로써, 제2윈도우에 의해 가려진 제1윈도의 부분을 제2윈도에 의해 가려지지 않은 제1윈도우의 다른 영역에 디스플레이 하는 컴퓨터프로그램 요소(element)이다. 심사부는 클레임 7에서 10까지가 EPC 제52조 제2항 및 제3항의 특허요건을 충족하지 못한다고 하여 특허를 거절하였다.
(3) 항소부의 판단
TRIPs 협정 제27조 제1문에 의하면 특허는 신규이고 진보성을 가지고 산업상 이용 가능한 모든 발명에 대해 허용된다. 그러나 TRIPs협정은 체약국만을 구속하는 것이며, EPO는 가입하지 않았기 때문에 적용되지 아니한다. 그럼에도 불구하고 TRIPs협정을 고려하는 것이 적절하다고 보았다. 왜냐하면 TRIPs협정은 특허권 등 지적재산권의 허용여부, 범위 및 이용 등에 대해 일반적 기준과 원칙을 정하는 것을 목표로 하고 있기 때문이다. TRIPs 협정은 컴퓨터 프로그램 그 자체 등 어떠한 기술분야에 속하는 발명이라 하더라도 특허가 될 수 있다는 점을 명백히 하고 있다.
제52조 제2항(c)는 컴퓨터 프로그램이 제52조 제1항의 의미에서 발명이 아니기 때문에 특허적격에서 제외된다고 규정하고 있다. 그러나 제52조 제3항에서는 이러한 제외의 범위에 중대한 제한을 가하고 있다. 즉, 유럽특허 신청 혹은 유럽특허가 컴퓨터 프로그램 “그 자체”에 관련되는 경우에만 제외된다는 것이다. 제52조 제2항(c)와 제3항을 고려하면 모든 컴퓨터 프로그램의 특허성을 제외한다는 의미는 아니고, 컴퓨터 프로그램 그 자체가 아닌 것에 대해서는 특허적격을 인정한다는 의미이다. 특허적격의 범위를 확정하기 위해 “그 자체”의 정확한 의미를 정의할 필요가 있다. 제52조 제2항 및 제3항에서 컴퓨터 프로그램 그 자체가 특허대상이 되지 않는다는 의미는 이러한 프로그램은 기술적 특성이 부족한 단순한 추상적 창조물로 해석될 수 있다는 것이다. 이는 결국 컴퓨터 프로그램이 기술적 특성을 있으면 특허를 받을 수 있다는 것을 말한다.
따라서 컴퓨터 프로그램 그 자체의 특허성을 판단하는 데는 기술적 특성에 대한 정의가 필요하게 된다. 단순히 하드웨어를 물리적으로 변화하는 데 불과한 프로그램의 통상적인 특성은 기술적 특성이 아니다. 이러한 변화가 기술적일 수는 있지만, 이는 컴퓨터에서 작동하는 프로그램에 공통적인 특징이기 때문에, “컴퓨터 프로그램 그 자체”와 “기술적 특성을 구비한 컴퓨터 프로그램”을 구별하는 데 활용될 수 없다.
따라서 기술적 특성에는 통상적인 특성이 아니라, 추가적인 효과(further effect)가 있어야 한다. 컴퓨터 프로그램에 의한 명령실행으로부터 도출된 추가적 효과가 기술적 특성을 가지고 있거나, 이러한 효과에 의해 소프트웨어가 기술적 문제를 해결하도록 하는 경우, 이러한 효과를 가져오는 발명은 원칙적으로 특허의 대상이 된다. 항소부는 심판부가 1994년 12월판 가이드라인 C-Ⅳ,2.3에 근거하여 컴퓨터 프로그램 클레임 그 자체나 기록매체 클레임은 특허대상이 아니라고 판단한 것을 잘못이라고 결정하였다. 항소부는 컴퓨터 프로그램 클레임 그 자체가 프로그램이 컴퓨터에서 실행되거나 로드될 때 프로그램(소프트웨어)과 그것을 실행하는 컴퓨터(하드웨어)간에 통상적인 물리적인 작용을 초월하는 기술적 효과를 가져오거나 가져올 가능성이 있는 경우에는 특허대상에서 배제하지 않는다는 것이다.
4. 2002년 EPC의 개정
2000년 11월 20일부터 29일간 뮌헨에서 유럽특허조약에 관한 외교회의가 개최되어 1973년 유럽특허조약의 약 100개 조문을 개정하여 2005년부터 발효될 예정이다. 이번 개정은 1977년 EPC가 발효한 이래 가장 대대적인 개정이었다. 개정배경은 TRIPs 협정, 특허법조약(PLT) 등을 비롯한 특허법의 국제적 통일화 움직임과 유럽 통합에 대응하기 위한 것이다.
EPC 제52조(2)(c)의 특허제외사유에서 컴퓨터 프로그램을 삭제하려는 움직임이 있었으나 최종적으로는 변경하지 않는 것으로 되었다. 개정조약에 따르면,EPC 제52조 1항은 TRIPs협정 제27조 제1항 제1문과 일치하도록 하였는데, 그 목적은 “기술”을 유럽의 특허실체법의 기본규정에 두고, 유럽특허조약의 범위를 명확히 하며 또한 특허보호가“모든 종류의 기술 분야”의 발명에 제공된다는 것을 명백하기 위한 것이다. 현재 EPO 실무에서는 “기술적 특징(technical character)”갖는 것이 발명의 조건으로 되어있으며, 컴퓨터 프로그램이나BM에 대해서도 이러한 관점에서 특허를 부여할 것인지 여부를 판단한다. “기술적(technical)”이라 문언을 명문화함으로써 이러한 관행에 대해 조문상의 근거를 부여한 것으로 평가된다. 특히 IBM 심결(T 1173/97, T 935/97) 이래 방법 클레임이나 장치 클레임뿐만 아니라 “…컴퓨터 프로그램", "… 컴퓨터 프로그램을 기록한 기록매체"라는 표현의 클레임도 "프로그램이 컴퓨터상에서 실행되는 경우 통상의 상호작용 이상의 기술적 효과를 나타내는" 것을 조건으로 특허가 부여되고 있다. 심사가이드라인도 2001년 11월 컴퓨터 프로그램 및 BM에 관한 부분이 개정되었다. 따라서 제52조 제2항(c)에서 컴퓨터 프로그램을 삭제하는 개정이 이루어지지는 않았지만, 실무상으로는 기술적인 특징이 있으면 컴퓨터 프로그램에 대해 특허를 부여하는 심사관행에 변화는 없다. 2002년에 유럽의 집행위원회(European Commission)가 제안한 동 법안은 소프트웨어 특허권이 몇몇 다국적 IT기업들에게 집중될 가능성을 우려한 중소 소프트웨어 기업들과 의원들의 우려로 인해서 기각된 것이다. 사실 이러한 우려는 그간 EPO에 청구된 소프트웨어 특허 출원 현황을 보면 잘 알 수 있다.
Ⅲ. 일본의 BM 특허 제도
1. 일본의 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 대한 심사기준(2000년)
1) 발명의 성립성
특허청은 지금까지 비즈니스 관련 발명을 특별취급하지 않았으며 이러한 기본적 태도는2000년 심사기준에서도 관철되고 있다. 영업방법을 컴퓨터나 네트워크 상에서 실현하고자하는 경우에 대해서는 그것을 가능하게 하는 컴퓨터 소프트웨어의 측면에서 고찰하여 발명에 해당하는지 여부를 판단하는 방법을 취하고 있다. 즉, 발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기본적 사고방식은 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자원을 사용하여 구체적으로 실현되고 있는 경우, 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀 들여짐으로써 소프트웨어와 하드웨어 자원이 합동한 구체적 수단에 의해 목적에 따른 특유한 정보처리장치 또는 그 동작방법이 구축되기 때문에 당해 소프트웨어는 자연법칙을“이용한 기술적 사상의 창작”이라고 할 수 있다는 것이다.
일본특허법은 특허요건으로 ‘산업상 이용가능한 발명’일 것을 요구하고 있다. 특히 ‘발명’의 법률상 정의로서 ‘자연법칙 이용성’ 등과 그 운용∙해석으로서 ‘단순한 발견을 제외함’ 등이 있다. 소프트웨어 관련 창작이 특허를 받기 위해서는 신규성, 진보성의 요건(일본특허법 제29조)이전에 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’일 것이 요구되고 있다. 심사기준은 발명을 적극적이 아니라 소극적으로 ‘발명’에 해당하지 않는 것의 유형으로 6가지를 제시하며 이 6가지 유형의 어디에도 포함되지 않으면 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당된다고 판단할 것을 그 판단방법으로 하고 있다.
2000년 심사기준은 컴퓨터 소프트웨어에 의한 정보처리로 실현되는 것 대하여는 자연법칙 이용의 요건은 일단 충족되는 것으로 보며, 그것이 일정한 목적을 달성하기 위하여 체화된 것으로 청구항에 표현되어 있을 경우에는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당한다고 평가한다.
2) 진보성
영업방법을 실현하는 컴퓨터 소프트웨어가 특허대상으로 된다는 운용이 정착되었기 때문에 어떠한 영업방법이 특허대상으로 되는가의 판단에서 진보성 요건의 중요성이 증가하였다. 2000년 심사기준은 진보성 판단에 대해 출원된 발명과 선행기술과를 비교하면서, “인위적인 결정과 자동화방법으로 나누어 일치점과 차이점을 명확히 하는 것은 적절하지 않고 청구항에 관련된 발명을 전체로서 파악하여야 한다.”고 규정하고 있다. 이 문구는 컴퓨터를 이용한 영업방법에 대해서는 소프트웨어 부분(즉, 영업방법을 실현하는 방법)에 진보성이 있으면 좋다는 취지로 이해된다. 이 심사기준에서는 진보성을 갖추지 못한 경우로 ① 특정한 분야에 선행기술이 있는 경우에 이 기술을 다른 분야로 응용하는 것, ② 인간이 하였던 업무를 컴퓨터로 행하는 것, ③ 일반적으로 알려진 사실이나 관습에 근거하여 설계를 변경하는 것 등을 나열하고 있다. 또한 진보성의 판단에 있어서는 상업적인 성공도 고려되어야한다. 특정한 분야에 관한 소프트웨어 관련발명에 있어서 당업자는 그 특정분야에 관한 기술상식이나 일반상식과 컴퓨터 기술 분야의 기술상식을 보유하고 연구, 개발을 위한 통상의 기술적 수단을 이용하는 것이 가능하고, 설계 변경 등의 통상의 창작능력을 발휘할 수 있으며 그 발명이 속한 기술 분야의 출원시의 기술수준에 있는 것의 전부를 스스로의 지식이라고 할 수 있는 자를 상정하고 있다.
3) 심사기준
일본 특허청은 컴퓨터프로그램 관련발명에 대하여 보호대상의 범위를 확대하여 왔다. 특허청이 공표한 심사기준 등은 다음과 같다.
컴퓨터∙소프트웨어 관련 발명의 심사기준개정의 중요한 점은 매체에 기록되어있지 않은 소프트웨어의 보호와 심사기준의 명확화이다. 지금까지 CD-ROM등에 기록된 상태의 소프트웨어의 창작에 대해서는, 특허법상의 ‘발명’에 해당되는 것으로 취급하여 왔다. 그러나 최근 이러한 기록매체에 의하지 아니하고 네트워크 상에서 소프트웨어의 교환을 하는 것이 일반화되고 있다. 개정의 주요내용은 CD-ROM 등에 기록되어 있지 않은 상태의 것도 ‘발명’으로 취급할 수가 있다는 것을 분명히 하고 있다.
Ⅳ. 우리나라의 BM 특허제도
1. 현행 BM 특허 보호제도의 내용
1) 우리나라 「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」의 주요 내용
우리나라는 1984년에「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」을 제정하여 운영해오다 1995년 1차로 개정한 바 있으며, 미국과 일본에서 채택하고 있는 기록매체발명에 대한 특허를 인정하기 위하여 2차로 개정하여 1998년 8월부터 시행하고 있다.1998년에 심사기준을 개정하게 된 배경은 1995년의 심사기준이 자연법칙의 이용여부에 중점을 두고 있어서 상당히 많은 수의 소프트웨어 관련발명이 발명의 성립 그 자체가 부정되어 이를 보호하는 데에 문제점이 있었기 때문이다. 또한 미국(1996년 3월), 일본(1997년 4월)에서 CD-ROM이나 플로피 디스크 등 기록매체에 저장된 소프트웨어에 특허를 부여하는 등 특허의 인정범의를 확대함에 따라, 한국 기업이 미국에서 특허를 받을 수 있는 발명이 국내에서는 특허가 부여되지 않는 등 모순이 있었다. 소프트웨어의 불법복제가 소프트웨어 개발자의 의욕을 상실시키는 등 폐단이 많기 때문에 장기적으로 진정한 소프트웨어 개발자에 대한보호를 강화하고, 벤처기업 육성을 위한 특허인프라를 구축하며 특허심사의 일관성을 유지하는 한편 심사관행의 통일 등을 위하여 심사기준을 개정하였다.
개정된 심사기준의 주요 내용은 첫째, 컴퓨터 관련 발명을 특허청구범위에 기재함에 있어서 소프트웨어를 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체도 특허청구 범위에 기재할 수 있도록 하였다. 즉 , 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 소프트웨어 관련발명을 특허대상으로 인정한 것이다. 이렇게 되면 소프트웨어 관련발명이 장치발명으로 특허를 취득하게 되어 직접침해를 주장할 수 있기 때문에 특허권자의 권리보호가 강화된다. 종래는 소프트웨어 관련발명에 대해 기록매체특허가 인정되지 않았기 때문에 방법발명으로 특허를 취득하는 경우가 일반적이었는데 이 경우 그 방법이 기록된 기록매체가 침해 품으로 인정되지 않을 가능성이 있었다. 둘째, 발명의 성립성을 판단하는 데에 있어서 종래 "자연법칙의 이용"여부만의 판단에 의하도록 하였으나, 이번에는 "산업상 이용할 수 있는 구체적 수단" 즉, 기술적 사상이 존재하는지 여부도 추가해서 검토하여 특허여부를 판단하도록 하고 있다. 그러나 컴퓨터 관련 발명이 이러한 요건을 충족하였다고 하더라도 신규성, 진보성, 산업상이용가능성 등의 특허요건을 충족하여야만 특허가 부여된다.
2) 전자상거래 관련 발명의 우선심사제도 시행
특허법 제61조(우선 심사), 특허법 시행령 제9조(우선 심사의 대상)에 의거하여 출원이 공개(또는 조기공개 신청)가 된 경우 우선 심사를 청구하여 조기권리화가 가능하다. 2000년 7월부터는 전자상거래 관련 발명의 특허 출원도 다음과 같은 요건에 해당되면 우선 심사신청이 가능하도록 되었다.
전자거래기본법 제2조에서 규정하고 있는 전자거래를 촉진하는 전자거래 관련출원으로서 전자거래와 직접 관련된 다음의1에 해당하는 특허출원은 우선 심사대상에 포함한다(우선심사 신청에 관한 고시 제4조 제2호). 즉, 전자거래에 있어서 거래방법에 관한 특허출원, 전자거래를 위한 전자화폐 또는 결제기술에 관한 특허출원, 전자거래를 위한 보안 또는 인증기술에 관한 특허출원, 기타 전자거래의 촉진을 위해서 특별히 우선 심사해야 할 필요성이 인정되는 특허출원 등이다. 이 제도를 활용하면 약2개월 이내에 등록가능 여부를 알 수 있게 되고,15개월 만에 특허권을 취득할 수 있게 된다. 우선 심사제도는2000년도 전체 우선심사 신청건수 507건 중 전자상거래 관련 출원이 232건을 차지하여 전체의 46%에 달할 정도로 활성화되고 있다. 특히 우선 심사 신청건수의 약 8696가 우선 심사대상으로 인정되고 있다
3) 전자상거래 관련 발명의 심사기준
(1) 제정경위
BM 특허는 최근에 와서 이슈가 되고 있지만 특허청에는 1990년대 이전부터 전자상거래 관련발명에 대한 특허 출원이 있었고 특허 등록된 사례도 있다. 전자상거래 관련발명은 컴퓨터 관련 발명의 한 형태로서 파악하고, 1985년부터 제정, 운영되어 온 「컴퓨터 관련 발명심사기준」을 적용하여 심사해 오다가, 1995년에 이를 개정한 바 있으며, 1998년 8월 1일국제적 추세에 부응하고 소프트웨어 분야의 기술 개발 촉진을 위하여 심사기준을 다시 개
정, 시행해오고 있다.
2000년 들어 영업방법 특허에 대한 업계의 관심이 폭발적으로 증가하면서 전자상거래 관련발명의 특유한 사항에 대한 보다 구체적인 기준이 요구되었다. 이에 따라 특허청은 전자상거래(영업방법) 발명에 대한 명확한 심사기준을 제시하고자 2000년 8월 1일 「전자상거래관련 발명의 심사지침」을 제정하였다.
현재 우리나라 전자상거래 관련 출원이 심사단계에서 거절 결정되는 비율은약 60%로 다른 분야보다 높은 것으로 나타나고 있다. 그 주요 원인은 특허대상이 되지 않는 순수한 영업방법을 청구하거나 발명의 내용을 명확하게 기재하지 않는 경우가 대부분이다. 특허청은 전자상거래특허심사 등에 효율적으로 대처하기위하여 심사관이 숫자를 늘리고 전자상거래 관련 국제특허분류를 세분화하고 전문 검색이 가능한 데이터베이스를 구축하는 등 심사능력
을 제고하고 있다.
(2) 심사절차
전자상거래 관련 발명의 심사 절차는 일반 특허출원과 동일하게 심사한다. 전자상거래 관련발명만의 특유한 사항은「전자상거래 관련 심사 지침」에 의해 판단하지만, 전자상거래 관련 발명은 소프트웨어 관련 발명의 한 형태이기 때문에, 많은 부분에 있어서「컴퓨터 관련발명 심사기준」에 의거하여 판단하기도 하고, 그의 일반 발명과 공통되는 사항은「일반심사 지침서」에 의해 판단한다.
전자상거래 관련발명에 관한 출원이란 영업을 행하는 방법과 관련되어 있고 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되며 인터넷상의 전자상거래, 금융, 경영관리, 교육, 오락 등의 다양한 분야에 사용되는 발명에 관한 출원을 말한다. 적법한 전자상거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다. 따라서 이 심사지침에서 언급하지 않는 사항에 대해서는“컴퓨터 관련 발명의 심사기준”에 따라야 한다. 청구항의 기재형태로는 방법발명, 물건발명, 기록매체의 세 가지를 인정하고 있다.
(3) 특허요건
가) 성립성
특허법 제2조에서 발명은 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것”이라고 정의하고 있으며 특허법 제29조 제1항 본문에서는 “산업상 이용할 수 있는 발명”이 특허대상이라고 규정하고 있다. 여기서 “기술”의 의미는 “일정한 목적을 달성하기 위한 구체적 수단이며 실제로 이용할 수 있는 것”으로 해석될 수 있다.전자상거래 관련 발명의 성립성 충족 여부는 상기 규정들을 모두 충족시켰는지를 검토하여 판단하여야 한다.
전자상거래 관련 발명에 관한 출원에 나타나는 청구항의 유형을 ‘컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형’과 ‘한정이 있는 유형’ 등 두 가지로 분류하면서 한정이 없는 유형은 특허대상에서 제외한다. 구성의 한정이 있는 유영은 컴퓨터 관련 발명에 해당하여 다른 컴퓨터 관련 발명과 마찬가지로「컴퓨터 관련 발명의 심사기준」에 의해 성립성 판단을 한다.
‘컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형’의 예로는 순수한 영업방법과 추상적 아이디어를 들고 있다. ‘영업발명’은 청구항에 기재된 영업방법 자체가 컴퓨터상에서 수행되지 않거나 인간의 행위가 개재된 경우이다. ‘추상적 아이디어’는 발명의 상세한 설명에는 청구항에 기재된 전자상거래 관련 발명이 컴퓨터상에서 어떻게 수행되며 컴퓨터 기술에 의해 어떻게 구현되는지가 기재되어 있지만, 실제 청구 항에서는 컴퓨터기술에 의해 어떻게 구현될 것인지에 대하여 구체적인 기술구성으로 한정하여 기재되지 않은 경우이다. 전자상거래 관련 발명에 관한 출원의 청구 항들 중에는 청구항을 지나치게 넓게 청구하여 이러한 경우에 해당되는 것들이 있다. 이러한 유형의 청구항은 영업방법에 대한 출원인의 아이디어를 컴퓨터상에 구현하겠다는 추상적 아이디어를 청구하고 있을 뿐 구체적인 수단을 청구하고 있는 것이 아니어서 기술적 사상으로 인정될 수 없으므로 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절한다.
‘컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형, 가운데에도 “산업상 이용할 수 있는 구체적 수단”에 해당하지 않는 경우는 특허대상에서 제외한다. 즉, 아무런 산업상 이용성도 한정하지 않은 수학적 알고리즘이나, 청구 항에 기재되어진 내용이 청구항을 산업상 이용할 수 있는 구체적 수단으로 한정하는 것처럼 보이지만 실질적으로는 아무런 한정도 하지 않는
경우 등을 제외한다.
나) 신규성
신규성의 판단은 청구항에 기재된 발명과 인용문헌에 게재된 기술(이하 “인용기술”이라 한다)의 구성을 대비하여 양자의 구성에 실질적인 차이점이 있으면 신규성이 있으며 차이점이 없을 때만 신규성이 없다고 판단한다. 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되는 전자상거래 관련발명은 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합되어 있다. 청구항에 기재된 발명과 인용기술이 동일한 영업방법 상의 특징을 가지고 있더라도 그 구현기술구성에 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단한다.
다) 진보성
전자상거래 관련 발명은 영업방법상의 특징과 컴퓨터기술구성상의 특징이 결합되어 있기 때문에 진보성을 판단할 때 심사관은 컴퓨터기술구성에 대한 선행기술 뿐만 아니라 영업방법에 대한 선행 자료도 검색하여야 한다. 선행 자료를 검색한 후 청구 항에 기재된 발명과 인용 자료를 비교하여 진보성 판단을 하여야 한다. ‘종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우’는 진보성이 없는 것으로 판단하여 거절하여야 한다. 반면 ‘종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 ’나‘ 새로운 영업방법이 새로운 구성요소를 구비하여 구현된 경우’는 진보성을 인정 한다.
그러나 진보성의 판단기준에서“새로운 영업방법을 종래의 기술로 구현한 경우”에 대해서는
어떻게 판단할 것인지에 대해 언급이 없는 점은 아쉽다. 이 분야가 실제로는 가장 논란의 여지가 많을 것으로 예상되기 때문이다.
2. 우리나라의BM 특허 관련 분쟁사례
1) 주식회사 열린 교육 대 SK텔레콤 주식회사 등
(1) 사건의 개요
(주)열린 교육(신청인)은 1999년 1월 22일 “이동통신단말기를 이용한 게임서비스제공방법”에 대하여 특허를 출원하여 2001년 7월 4일 특허등록(등록번호 제1302510호)을 하였다. 신청인은 2001년 11월 이동통신단말기를 이용하여 게임서비스를 제공하고 있는 SK 텔레콤, 한국통신 프리텔, LG 텔레콤, 신세기통신, 그리고 게임컨텐츠 제공업체인 (주)컴투스, (주)웹이엔지코리아(이하 “피신청인들”)를 상대로 하여 피신청인들이 이동통신단말기를 이용한 왑(Wireless Application Protocol) 방식의 인터넷게임서비스 및 다운로드게임서비스를 사용자들에게 제공하는데 있어 신청인의 특허와 동일, 유사한 방법을 사용함으로써 특권을 침해하였다고 하여 특허권침해금지 가처분을 신청한 사건이다. 서울지방법원은 2002년 3월 21일 이 가처분 신청을 기각하였다. 이 사건 특허발명은 Business Method 특허로서 게임서버, 이동통신 서비스 회사, 사용자이동통신단말기를 구성요소로 한다. 이 특허는 이동통신단말기 사용자가 이동통신 단말기를 이용해 통신서비스회사에 게임서비스를 요청하면(제1단계) 통신서비스회사 서버는 인터넷으로 게임서버와 연결하여(제2단계) 게임 프로그램을 다운로드받고(제3단계) 다시 게임 프로그램을 이동통신단말기로 전송하여(제4단계) 이동통신단말기의 해당영역에 저장한 후 독립적인 게임인 경우에는 접속을 종료하고 게임을 실행하고(청구항 3항 : 제5단계)), 비독립적 게임(클라이언트-서버형 게임)의 경우에는 접속이 유지된 상태에서 통신서비스회사 서버를 통해 게임서버와 정보를 송수신하면서 게임을 실행하는 것(청구항 4항 : 제5‘단계))을 주된 청구범위로 한다.
(2) 주요 쟁점 및 당사자의 주장
가) 주요 쟁점 및 신청인의 주장
본 특허권침해금지가처분 사건은 본 BM 특허의 유효성, 피신청인들이 실시하고 있는 게임서비스의 내용이 본 BM 특허의 권리범위에 속하는지 여부 및 가처분을 하여야 할 보전의
필요성이 있는지 여부가 주요 쟁점이었다.
신청인은 피신청인들이 011(n-Top), 016(Persⓝ)et), 017(iTouch), 019(EZWeb)를 통해 실시하고 있는 이동통신 단말기를 이용한 게임서비스는 열린 교육 BM 특허의 상기한 제1단계 내지 제5단계 및 제5'단계와 동일한 단계로 이루어지므로 본 BM 특허의 특허권을 침해한다고 주장하였다.
나) 피신청인 등의 주장
① 본 BM 특허의 무효성
피신청인들은 본 BM 특허가 그 출원일 이전에 공지된 기술인 공지기술 1(일본 공개특허공보 특개평8-191954호), 공지기술 2(일본 공개특허공보 특개평10-271562호), 공지기술 (인터넷용 머드게임)과 비교하여 볼 때, 발명의 구성이 동일하여 신규성이 없으며 또한 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 정도임이 분명하여 진보성이 없으므로 명백한 무효사유를 안고 있으며, 또한 본 BM 특허의 명세서는 기능적, 추상적인 기재로 일관하여 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 정도이므로 명세서 기재 불비로 인한 무효사유도 안고 있음을 주장하였다.
② 피신청인들의 게임서비스와 본 BM 특허의 상이성
본 BM 특허가 실사 유효라고 하더라도, 열린 교육의 게임서비스는 통신서비스회사의 서버와 게임 서버가 인터넷으로 연결되어 있는데 비해 피 신청인들의 서비스는 각 서버가 모두 통신서비스회사 내부에 위치하며 상호 LAN으로 연결되고 있으므로, 통신회사의 서버가 인터넷으로 게임서버로 접속을 요청하는 신청인 특허의 제2단계 및 통신회사 서버와 게임서버간의 접속을 해제하는 신청인 특허의 제5단계를 포함하지 않으며, 피신청인의 게임서비스는 게임 다운로드 시 왑(WAP)서버에서 다운로드서버로의 모드 전환이 이루어져 이동통신단말기가 다운로드서버에 직접 접속되는 방식을 취하여 통신서비스회사의 중간 매개가 필요없으므로, 통신서비스회가가 중간 매개 역할을 수행하는 신청인 특허의 제3단계 및 제4단계를 전혀 포함하지 않는 점에 비추어 볼 때,피 신청인들의 게임서비스는 열린 교육의 BM특허와는 완전히 다른 것으로서 BM 특허의 권리범위에 속하지 않음을 주장하였다.
③ 보전의 필요성의 부존재
위와 같이 본 BM 특허는 명백한 무효사유를 안고 있을 뿐만 아니라 설사 신규성 및 진보
성이 인정된다고 하더라도 열린 교육이 정당한 이유 없이 본 이 사건특허발명을 전혀 실시
하지 아니하고 장래에도 실시 여부가 불투명하여 열린 교육에게 단기간 내에 회복하기 어려
운 손해가 발생할 개연성은 없는데 반하여 피 신청인들 및 피 신청인들을 통하여 이동통신
을 이용하는 수많은 가입자들이 입게 될 불이익 등 제반사정을 감안할 때 본 가처분 신청은
그 보전의 필요성이 없음을 지적하였다.
(3) 법원의 판단
가) 기술적 구성 및 작용효과의 상이
법원은 피 신청인들의 게임서비스가 이동통신단말기, 왑 서버, 다운로드서버, 게임서버, 데이터베이스 등을 구성요소로 하며, 각 서버 및 데이터베이스는 랜(LAN)으로 상호 연결되어 있고, 단말기는 게임프로그램 다운로드 시 왑 방식의 접속을 종료하고 GVM(Game Virtual Machine) 방식213)으로 재접속하는 것을 특징으로 한다는 사실을 인정한 후, 이에 의하면 열린 교육의 본 BM 특허와 피신청인의 실시방법은 서버 간 연결방법, 다운로드시의 접속방식, 외부 게임서버의 필요여부, 게임 다운로드시 통신서비스회사의 기능 등 그 기술적 구성ㆍ작용효과에 있어 동일ㆍ유사하지 아니하고 또한 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.
나) 보전의 필요성의 부존재
법원은 현재 열린 교육이 본 BM 특허를 실시하지 않고 있고 장래에도 그 실시여부가 불명확한 점, 피신청인들이 게임서비스 제공을 위해 투자한 비용, 서비스제공기간, 이용자수 등 기록에 나타나는 제반 사정에 비추어 예측되는 가처분 인용여부에 의한 당사자 쌍방이 입게될 손실 및 이동통신 가입자들에게 미치는 영향 등을 고려하여 보면 열린 교육이 피 신청인들의 실시방법을 당장 금지하지 않으면 안 될 현존하는 급박한 위험 내지 현저한 손해가 발생할 개연성이 없다고 판단하였다.
(4) 본건 결정의 의의
가) BM 특허 구성요소의 엄격한 비교 판단
법원은 LAN 연결이 본 특허발명의 인터넷의 개념에 포함되거나 단순한 균등수단 치환이며, 통신서비스회사 및 왑 서버가 본 특허발명의 통신서비스회사의 서버에 대응되고, 모드 전환은 부수적인 사항에 해당할 뿐이라는 열린 교육의 주장을 받아들이지 않았다. 즉, BM 특허의 권리범위 해석에 있어서, 전체적으로 이루고자하는 비즈니스 모델의 목적과 결과가 동일하다 하더라도, BM 특허를 이루는 각 단계 및 구성요소가 상이한 경우 권리범위에 포함되지 않는다는 엄격한 해석을 하였다. 또한 법원은 연결방법, 접속방식, 기능 등이 상이한 단계 및 구성요소를 상호균등하지 않다고 보아, BM 특허에 있어서 균등론 적용을 엄격히 하여야 한다는 입장을 분명히 하였다.
나) BM 특허 무효사유의 존재와 보전의 필요성
법원이 가처분 채권자가 신청 당시에는 실체법상의 권리를 가지고 있다 하더라도 그 권리가 가까운 장래에 소멸하여 본안소송에서 패소판결을 받으리라는 점이 현재에 충분히 예상되는 경우에는 보전의 필요성이 없다고 설시한 것은, 본 BM 특허에 무효사유가 있어 그 권리의 소멸이 예상됨을 전제로 한 것이라 할 것이다. 이 사건은 가처분이 기각됨에 따라 본안 소송은 제기되지 않았다.
2) (주)엔지넷 대 (주)타이거풀스아이 사건
(1) 사건의 개요
(주)엔지넷(신청인)은 1998년 8월 22일 “컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임방 운용방법”에 관한 특허를 출원하여 2001년 5월 4일 특허등록(등록번호 제296017호)을 하였다. 신청인은 (주)타이거풀스아이(피신청인)가 신청인의 특허청구범위 중 청구항 1, 5, 6항의 구성과 동일ㆍ유사한 내기 게임방 운영방법으로 웹 사이트를 운영하면서 특허권을 침해하고 있다고 하여 특허 침해금지 가처분을 신청하였다.
신청인의 특허는 Business Method 특허로서 특허청구범위 증 청구 항 1항은 컴퓨터 통신이용자가 내기 게임방이라는 인터넷 웹 사이트에 접속하였는지를 판단하는 단계와, 인터넷웹 사이트에 접속되었을 경우에 메뉴를 모니터를 통해 디스플레이 하는 단계와, 디스플레이 된 메뉴가 선택되었는지를 판단하는 단계와, 게시판이 선택된 경우 게시판이 제1내지 제4메뉴의 선택에 따라 소정의 처리를 하는 제반 단계와,게임 방이 선택된 경우1:1 게임이나 단체게임 게임선택모드와 내기항목을 선택하고 게임을 수행하여 승패를 통보받는 제반 단계가 포합되어 이루어진 것을 특징으로 하는 컴퓨터 통신을 이용한 내기 게임 방 운용방법이고, 나머지 청구 항은 위 청구항의 종속항이다.
(2) 법원의 판단
특허법상 특허청구범위의 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 하고 있고, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항으로서 어떠한 사항을 청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있으므로, 등록된 청구항이 복수의 구성요소로 되어있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 피 신청인의 실시제품이 이 사건 특허의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 증 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우 이 사건 특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없다고 할 것이다.
피신청인이 운영하는 웹 사이트의 서비스 중 내기게임 운용방법의 경우 피신청인의 실시방법은 컴퓨터 통신 이용자가 해당 웹 사이트에 접속하여 게임을 선택하는 단계, 게임 참여를 선택하는 단계, 단식 또는 복식의 복표 증 하나를 선택하는 단계, 표시된 복표에 실제 경기에 관한 예상경기결과를 표시하는 단계, 자신이 표시한 복표를 확인하는 단계, 실제 경기결과에 따라 당첨금을 분배하는 단계로 되어 있다.
이러한 피신청인의 실시방법이 신청인의 특허발명의 청구 항 1항에서의 게임방에 관한 구성요소, 즉 컴퓨터 통신 이용자가1:1 게임이나 단체의 게임에 참여하여 게임을 직접 수행하거나 내기종류를 선택하는 등의 단계와 동일ㆍ유사하다고 보기는 어렵고, 피신청인의 실시방법이 신청인 특허발명의 구성요소를 구비하고 있다는 점에 대한 소명이 부족하므로, 청구 항 1항의 권리범위가 피신청인의 실시방법에 대하여 인정된다고 보기 어렵다. 신청인의 특허발명 중 청구항 5, 6항은 독립항인 청구 항 1항을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속 항으로서 청구 항 1항의 구성요소를 모두 구비하는 것을 전제로 하고 있다고 할 것이므로, 피신청인의 실시방법이 청구 항1항의 구성요소를 모두 구비하고 있다고 보이지 않는 이상 청구항 5, 6항의 권리범위가 피 신청인의 실시방법에까지 미친다고 보기도 어렵다. 이 사건은 가처분이 기각됨에 따라 본안소송은 제기되지 않았다.
3) 진보네트워크 대 삼성전자 사건
(1) 사건의 개요
삼성전자는 1996년 10월 23일 “인터넷상에서의 원격교육방법 및 그 장치”에 대해 특허 출원을 하여 1999년 1월 25일 특허등록(등록번호 제191359호)을 하였다. 이에 대해 진보네트워크 참세상(청구인, 원고)은 2000년 3월 4일 이 특허가 사람들 사이의 인위적인 약속과 인간의 정신적 활동을 이용한 것으로 자연법칙을 이용한 요소가 전혀 없으므로 특허를 받을 수 없는 발명이라고 하여 특허심판원에 무효심판청구를 하였으나, 특허심판원은 2000년 12월 19일 기각결정을 하였다. 원고는 2001년 2월 10일 특허법원에 특허무효심판 심결취소를 구하는 항소를 제기하였다. 항소기간 중 피고는 특허청구 범위의 정정을 신청하여 2002년 9월 30일 당초 청구항의 제2항 및 제3항만으로 청구범위로 축소하고 원래 청구 항 중 제1항, 제4항 내지 제8항은 삭제하였다. 정정된 청구범위를 기준으로 하여 2002년 12월
18일 특허법원은 특허심판원의 심결을 취소하였다.
(2) 판결의 의의
이 판결은 영업방법 발명특허에 대한 최초의 항소심 판결이라는 점에서 그 의의가 크다. 지금까지 영업방법이 발명의 성립 요건을 충족하는지에 대해 우리특허법상 이를 부정하는 견해도 있었으나, 이번 판결에서 특허법원은 영업방법이 특허법상 발명의 요건을 충족할
수 있다고 판단하였다. 특허법원은‘자연법칙을 이용한 기술적 사상'이란, 자연계를 지배하는 과학기술상의 원리나 인과율을 이용하여, 반복하여 실시할 수 있는 보편성과 반복성 및 객관성을 가지고 목적하는 바의 효과, 즉 기술적 효과를 달성하기 위한 합리적인 수단을 의미하는 것으로 정의하였다. 한편 BM 관련발명이 발명의 성립성 요건을 만족하는지에 대해서는 “논리적인 법칙이나 수학적인 원리 그 자체나 이를 직접적으로 이용하는 방법이나 원리 자체에 대한 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적인 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써’유용하고 구체적이고 실용적인 결과‘를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 청구하는 경우에는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 할 수 있다”고 보았다.
따라서 특허법원은미국 연방항소법원의 전원합의체 판결인 Alappat 사건)에서 최초로 사용된 후 State Street Bank 사건에서 정착된 “유용하고 구체적이며 유형적인 결과”(useful, concrete and tangible result)라는 기준의 영향을 받은 것으로 보인다. 진보네트워크가 특허심판원에 삼성전자 특허의 무효 심판청구를 할 때에는, 특허법 제29조 제1항 본문에 근거하여 자연법칙을 이용한 것이 아니기 때문에 특허대상 발명으로서 성립성이 부정된다는 주장을 한 것으로 보인다. 그러나 미국, EU, 일본 및 우리나라 특허청도 전자상거래 관련발명의 특허성에 대해서는 인정하는 추세이기 때문에 이러한 발명의 성립성에 근거한 주장은 받아들여지지 않은 것으로 생각된다. 그러나 항소심에서 특허법원은 BM 발명이 발명의 성립성 요건을 충족하다는 점에 대해서는 특허심판원과 마찬가지로 판단하였으나, 진보성의 요건을 흠결한 것으로 보아 특허를 무효로 판단하였다. 인터넷을 통한 원격교육이 1996년 삼성전자가 출원할 당시에 이미 세상에 알려져 있었다면 이는 “종래의 영업방법”에 해당하므로 통상의 자동화기술로 구현된 경우는 진보성이 없고,새로운 기술로 구현된 경우에 한하여 진보성이 인정될 것이다. 삼성전자의 인터넷 교육방법이 진보성이 있는지 여부는 선행기술과 비교하여 당해 기술 분야에 통상의 지식을 가진 기술자가 용이하게 삼성전자의 특허기술을 발명할 수 있는지 여부에 의하여 판단되었다.
당초 이 판결은 BM 특허를 둘러싼 법리적 논쟁에 대한 가이드라인을 제시할 것으로 기대되었으나, BM 발명도 특허대상이 될 수 있다는 점을 제외하고는 당해사건의 진보성에 대한분석만을 하여 아쉬움을 남겼다.
제 3 장 BM 특허 침해에 대한 보호를 위한 제도
제 1 절 BM특허에 대한 종래의 논의 검토
Ⅰ. BM 특허의 특허 적격성에 대한 논의
BM 특허가 특허법의 보호대상으로 적절한가에 대해서는 부정설, 긍정설, 절충설로 나누어 주장되어 왔으나 현재는 절충실을 통설적인 입장으로 볼 수 있다. 이는 특허제도가 새로운 기술이 발생할 때 마다 산업발전을 위한 인센티브 제공이라는 본래의 목표를 달성하기 위하여 끊임없이 변천하여 왔다는 것을 반영하는 것이다.
컴퓨터 소프트웨어 관련발명에 특허 성을 인정할 것인지 여부에 대해서는 학설이 대립하고 있다. 부정설은 컴퓨터 소프트웨어가 인간이 머리 속에서 하는 정신적ㆍ지능적인 수단 또는 과정(mental process, step)과 같은 것이므로 자연법칙을 이용하는 것이 아니며, 본질적으로는 하나의 계산방법에 불과하기 때문에 특허성을 부정한다.
긍정설의 대표적인 웨어하우스(Warehouse)설은 프로그램이 되기 전의 컴퓨터는 부품의 웨어하우스(창고)에 불과하지만, 프로그램은 컴퓨터에 입력되었을 때에 그 물리적인 구조의 일부가 되어 이러한 부품을 유기적ㆍ일체적으로 결합시킴으로써, 특정한 목적에 적합한 구체적인 장치를 완성시키는 배선 또는 접선수단과동일시 할 수가 있으므로, 프로그램은 자연법칙을 이용한 것이라고 하는 학설이다.
절충설은 프로그램의 종류에 따라 특허성을 긍정할 것과 부정할 것이 있다는 학설이다. 즉, 프로그램 그 자체에는 특허성을 인정하지 않더라도 공작기계ㆍ발전기 등의 자동제어를 위한 프로그램처럼 제어방법에 기술적 특징이 있으면 그와 같은 방법으로서 특허성이 있는 것으로 한다. 그 이유는 이러한 프로그램이 직접적으로는 문제의 수학적 혹은 논리적인 성질을 이용한다고 하더라도 그 , 같은 성질이 근본적으로는 기술적 효과인 자연법칙에 관한 성질에서 비롯되는 경우가 있는데, 그 경우에는 궁극적으로는 자연법칙의 이용이라고 할 수 있다는 것이다. 현재는 절충설이 주류를 점하기에 이르렀다고 할 수 있다.
Ⅱ. 저작권에 의한 BM 보호의 문제점
저작권법에 의한 보호로 충분하다고 주장하는 견해18)는 ① 등록 없이 권리가 발생한다는점,②독자개발이 인정된다는 점,③저작권법에 의한 보호범위가 좁다는 점을 거론한다. 컴퓨터 소프트웨어 그 자체의 보호와 관련해서 미국, EU, 일본이 저작권에 의한 보호를 인정하고 있으며, TRIPs 협정에서도 컴퓨터 소프트웨어에 대해서는 저작권에 의해 보호를 하고 있다. 그러나 미국 의회의 기술평가국(Office of Technology Assesment) 보고서는 기존의 저작권에 의한 컴퓨터프로그램 보호가 프로그램의 직접적인 복사에 대해서는 적절한 보호수단을 제공하고 있으나, 보호범위가 충분하지 않다는 점에서 논란의 여지가 많다고 지적하고 있다. 현재 미국을 중심으로 논의되고 있는 연구경향을 검토하면, 비록 저작권에 의한 컴퓨터프로그램의 보호가 프로그램의 일부 특성을 보호하고 있기는 하지만, 프로그램의 실행도중 만들어지는 유용한 작동방식(behavior)이나 이러한 behavior를 만드는데 필요한 산업디자인(industrial design) 등은 보호하지 않고 있다고 한다. 또한 이것들은 쉽게 모방될 수 있기 때문에, 이를 그대로 방치할 경우 소프트웨어산업을 발전시키는 데에 장애가 될 것이라고 주장한다. 특히, 이러한 behavior나 industrial design의 경우, 개발하는 데에는 비용이 많이 소요되는 반면 복사하기는 쉬운 경향이 있다. 이에 따라 해적판업자들은 이것들의 원본과 기능상으로는 구분할 수 없을 정도의 복사판(clone)을 제작하여 염가에 판매하고 있다. 그러나 현행 저작권에 의한 컴퓨터프로그램의 보호는 이러한 부분을 제대로 보호할 수 없다고 주장한다.
Ⅲ. 컴퓨터 소프트웨어의 독자적 보호론
컴퓨터 소프트웨어 그 자체에 대해서는 미국, 유럽, 일본 등이 저작권법에 의해 보호하고 있으며 TRIPs 협정도 어문저작물로 보호하고 있다. 또한 BM 특허 등 컴퓨터 소프트웨어 관련 발명에 대한 특허법상의 보호문제도 어느 정도 해결되어가고 있는 단계에서 컴퓨터 소프트웨어의 독자적 보호방안을 입법하는 데는 한계가 있음이 분명하다. 그러나 전 세계적으로 컴퓨터 소프트웨어를 저작권법에 의하여 보호하게 된 것은 컴퓨터 소프트웨어의 본질적 성격에 의한 것이라기보다는 미국의 정책적 판단에 따른 것이라는 점에서 논란의 여지는 있다. 즉, 미국은 자국이 경쟁력을 보유하고 있는 컴퓨터 소프트웨어 산업에 대한 전 세계적인 보호체제를 신속하게 구축하기 위해서는 이미 각국에 법률이 제정되어 있고 국제협약도 마련되어 있는 저작권에 의해 보호하는 것이 신속하고 효율적이라고 보았으며 이러한 입장은 TRIPs협정에 까지 반영되었다.
1994년 미국 Columbia Law School에서는 Columbia Law Review의 연차세미나의 일환으로 “제3 지적재산권 패러다임을 향하여”라는 주제로 세미나를 개최하였다. 여기서 세계적인 지적재산권법 학자들이 한자리에 모여 이러한 새로운 패러다임의 필요성과 그 실현성 가능성 및 문제점을 놓고 심도 있는 논의를 벌인 바 있다. 이들은 현행 지적재산권 보호체계가 19세기의 파리조약 및 베른조약에 기초한 것으로 현재와 같은 고도의 기술사회나 정보화 사회를 위해 만들어진 제도가 아니기 때문에, 새로운 지적창작물을 기존의 체제 내에서 보호하려고 할 경우 보호원칙들 간에 모순이 발생하고 또한 보호정도도 충분하지 않다고 한다.
따라서 정보화시대에 부응한 새로운 지적재산권의 개념 즉, 제 3 지적재산권의 개념을 창출하여 이 문제를 해결하고자 한다. 예컨대, 컴퓨터 소프트웨어 경우 현행 저작권에 의한 보호제도 아래에서는 소프트웨어의 재산상의 특성 중 그 일부만을 보호할 수밖에 없기 때문에, 독자적인 보호제도를 마련해야 한다는 것이다. 이 경우 그 보호정도가 더 강화될 것임은 물론이다. 컴퓨터프로그램에 대한 독자적인 보호의 필요성을 다음과 같은 이유에서 강조되고 있다. 첫째, 현행 저작권에 의한 보호제도에 의해서는 적절히 보호되지 않는 프로그램상의 영역이존재하고 있으며, 이는 경제적으로 상당히 가치가 있는 영역이라는 점이다. 정보화 산물은 제품을 생산해서 소비자에게 공급하는 기간이 매우 짧기 때문에, 아무런 제한 없이 복사가 허용될 경우, 이들 제품의 발명자들은 투하된 자금을 회수할 기회를 상실하게 된다. 둘째, 소프트웨어상의 노하우를 보호하려 할 경우, 기존 미국의 판례에서 보듯이, 보호가 제대로 되지 않거나 너무 과보호가 되는 문제점이 나타난다. 이러한 문제점은 현행 저작권에 의한 컴퓨터소프트웨어의 보호제도 아래에서는 불가피하다. 왜냐하면, 현행 법체제가 소프트웨어의 이중적인 특성, 즉 기술적 측면과 저작물 적 측면을 가정하고 있기 때문이다. 현행체제를 유지하는 것은 우선 당장은 안전해 보일지는 모르지만, 문제를 덮어두는 것에 불과한 것이다. 이 점은 미국 의회의 기술평가 국 보고서에 나타난 바와 같이 장차 소프트웨어 보호를 위한 독자적인 법체제가 필요하다는 사실을 시사한다. Pamela Samuelson은 이에 대한 해결방안으로 프로그램의 속성을 다섯 가지로 나누고 그 각각에 대해서 프로그램의 형성과정과 이에 대한 시장형성의 과정을 분석하고 독자적인 보호방법을 제시하고 있다. 이들은 컴퓨터 프로그램의 보호를 위한 독자적인 제도의 필요성을 강조하고 있다. 이를 통해 저작권에 의해서 컴퓨터 프로그램을 보호할 경우 나타나는 문제점인 과소보호나 과대보호의 문제를 해결하고자 한다.
미국 의회의 기술평가국 보고서는 컴퓨터소프트웨어의 보호와 관련해서 현재의 보호제도를 보완하기 보다는 새로운 독자적인 보호제도를 마련하는 것이 더 바람직하다고 주장한다. 왜냐하면 소프트웨어에 대한 보호를 강화하기 위하여 보호범위를 변경시킬 경우, 다른 지적재산권의 보호에 적용되는 보호원칙을 왜곡시킬 수 있기 때문이다. 컴퓨터 소프트웨어에 대한 독자적인 보호주장은 그 동안 지속적으로 제기되어 왔으며, UR협상에서 TRIPs 협정이 타결됨으로써 일단 국제적인 최저 보호수준을 마련하는 데에는 성공했지만 앞으로도 그 보호수준을 강화시키기 위한 선진국의 노력은 계속될 전망이다. 컴퓨터 소프트웨어를 독자적으로(sui generis) 보호하자는 주장은 컴퓨터 소프트웨어의 기술적 특성에 상응한 보호를 하여야 한다는 것이지만, 현실의 특허법과저작권법에 의한 보호를 대신하여 특별법을 제정한다는 것은 비현실적이다. 피 저작권법에 의한 보호는 권리의 발생에 등록을 요하지 않기 때문에 다수의 국가에서 보호를 받기 위해서는 유효하지만, ①공개가 없기 때문에 권리의 존재 및 범위가 불명확하여 제3자가 불안정한 위치에 놓이게 된다는 점,②보호기간이 장기간인 점,③보호범위에 대한 다양한 논의가 있어서 과소한 보호나 과도한 보호가능성이 있다는 점, ④ 광범위하게 유통되고 있는 소프트웨어에는 독자개발을 주장하는 것은 사실상 어렵다는 점 등의 문제가 있다. 특허법에 의해 컴퓨터 소프트웨어를 보호하는 데에 반대하는 학자들의 논거는 충분하지 않으며, 특허제도를 대체하여 실현 가능한 대안을 제시하지도 못하고 있다.
제 2 절 BM특허의 법이론상 문제점
Ⅰ. 발명의 성립문제
BM 특허도 본질적으로는 통상적인 특허와 동일한 것이며 그 요건과 효과도 다른 점이 없다. 따라서 BM 특허도 특허법상의 한계가 있으며 모든 BM이 특허를 부여받는 것은 아니다. 특허제도란 단순히 특정인에게 이익을 제공하기 위한 것이 아니며 산업발전을 촉진하기 위해 발명을 장려하는 제도이다. 이러한 목적을 달성하기 위한 최선의 방법이 발명에 대한 독점적 이용권을 부여하는 것이다. 즉, 특허법은 무엇보다도 산업발전을 위한 제도이며 (특허법 제1조) 독점으로 인한 이익은 그 기폭제에 불과하다. 이러한 목적에 따라 특허법은 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작"만을 보호대상으로 하고 있으며(특허법 제2조), 그 이외의 창작은보호대상이 아니다. 여기서 "자연법칙의 이용"이란 무엇을 의미하며, 기술이란 무엇을 의미하는가에 대한 논쟁이 발생한다. 하여튼 분명한 것은 현행법을 전제로 하는 한 특허를 부여받기 위해서는 기술이어야 한다는 점이다. 그래서 문제로 되는 것이 우선 BM 가운데 어떠한 것을 특허대상으로 할 것인가 이며, 또한 특허로 등록되기 위해서는 클레임을 어떻게 기재하여야 할 것인가 하는 점이다. 이는 특허 출원 단계에서 특허청에 관련되는 문제이지만 지금까지 논의되어 왔던 가장 중심적인 주제이다.
일반적으로 특허권은 발명자가 특허요건을 구비한 발명을 특허법상의 일정한 기재방식에 따라 특허명세서 및 도면 등을 작성하여 특허청에 출원한 후, 특허청이 이를 심사한 결과 특허를 거절할 사유가 없을 때에 부여되며, 특허권은 특허청에 설정등록 됨으로써 비로소 발생하게 된다. 따라서 어떠한 경우에 특허를 받을 수 있는 발명이 완성되었다고 볼 수 있는가는 매우 중요한 문제이다.
발명의 개념을 특허법에 규정하는 데에 있어서는 크게 두 가지의 입법주의가 대립하고 있다. 첫째, 발명의 정의를 직접 특허법에 규정하는 방식으로 미국, 일본, 우리나라 등이 채택하고 있다. 둘째, 특허를 받을 수 있는 발명에 대해서만 특허법에서 규정하고 발명의 정의에 대해서는 학설과 판례에 맡기는 경우로서, 독일, 프랑스, 영국 등이 채택하고 있다.
우리나라 특허법 제2조 제1호는 「발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다」고 규정하고 있다. 발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부가 가장 문제로 되는 분야가 BM 특허분야이다. 컴퓨터 소프트웨어는 프로그램을 작성하고 실행하기 위한 시스템이라고 할 수 있으며, 또한 컴퓨터의 사용방법이라고도 할 수 있다. 소프트웨어는 프로그램, 시스템 설계서, 플로차트, 매뉴얼 등을 포함한다. 프로그램이란 컴퓨터에서 정보처리를 하기 위한 명령을 조합한 것이며, 그것이 자연법칙을 이용하고 있는지 여부가 문제된다. 컴퓨터프로그램 그 자체는 계산식과 유사한 것이며, 인간의 정신적인 과정(mental process)의 표현에 불과하여, coding sheet를 출원하여도 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 하여 특허가 거절되었다. 그렇지만 프로그램을 일부 포함하고 있다고 하더라도 그것만으로 발명의 성립이 부정되는 것은 아니다. 즉, 프로그램이 하드웨어의 일체로서 그 하드웨어의 성능을 높이거나 제어하는 방법 혹은 장치로서 출원되면 등록될 수 있으며, 실질적으로는 소프트웨어 그 자체이지만 이러한 형태로 등록되고 있는 예도 많다. 인간의 정신적 창작활동의 성과를 모두 법적으로 보호할 수는 없는 것이기 때문에 특허법에서는 이를 구분할 필요가 있다. 그 구분방법의 일환으로 특허법은 산업상 이용가능성과 자연법칙의 이용이라는 요건을 채택하고 있다. 그러나 새로운 기술이 출현하고 있는 현재, 자연법칙의 이용이라는 요건이 어떠한 기능을 하고 있는지 그 실상을 명확히 파악하고, 더 나아가 오늘날 과연 자연법척이라는 개념이 유용한 것인가에 대해서도 이제 재검토할 필요가 있게 되었다.
그러나 현재는 컴퓨터 소프트웨어 그 자체로도 클레임의 기재방법에 따라서는 발명으로 인정되는 경향이 있기 때문에, 자연법칙의 이용이라는 요건의 역할이 애매해지고 있다.이제 자연법칙의 요건에 대응할 새로운 요건을 마련하여야 할 것이다. 새로운 요건이 형성되기 전까지 당분간은 자연법칙이라는 요건의 해석을 완화하여 사회적 요청이 강한 기술에 대해서는 특허법에 의해 보호할 필요가 있다고 생각된다.
Ⅱ. BM특허의 효력 문제
BM 관련발명의 특허에서 가장 보호하고자 하는 대상은 컴퓨터 소프트웨어 그 자체이지만, 특허권으로 이를 충분하게 보호할 수 있는지 여부가 문제된다. 종래에는 기록매체에 대한 클레임이 인정되지 않았기 때문에 소프트웨어 관련 발명은 물건이나 방법의 형태로 등록되었다. 따라서 침해자들은 대부분의 경우 클레임 전체를 침해하는 것이 아니고 소프트웨어 부분만을 기록매체에 격납하여 판매하는 형태로 침해하고 있었는데, 이 경우 과연 간접침해가 성립되는지가 문제되었다. 직접침해가 성립하기 위해서는 발명의 모든 구성요소를 침해하여야 하는데 BM 관련 발명에 대한 특허는 소프트웨어와 장치가 일체로 된 경우가 많아 소프트웨어 부분만을 침해하였을 경우 직접침해를 주장하기 어렵다.
현행 특허법상 공동침해에 대한 규정이 없고, 또한 간접침해에 대해서도 극히 좁은 범위만을 인정하고 있는 실정에서 1인이 한 침해는 인정하면서 다수자가 결합하여 한 침해를 인정하지 않는다는 것은 극히 형평에 어긋나므로 법의 보안이 필요하다고 생각된다.
Ⅲ. BM 특허 인정에 대한 산업정책상의 문제점
BM 특허를 인정하는 데에 대해서는 여러 가지 비판이 제기된다. BM 관련발명을 특허로 보호하는 것은 너무 과중한 보호라는 것이며, 특허가 부여될 경우 그 범위가 매우 넓어서 인터넷 기술의 발전에 오히려 지장을 초래할 수도 있다는 점이다. 즉, 기존의 특허를 회피하면서 전자상거래 관련 발명을 발전시키기가 매우 어렵다는 것을 의미한다.
반면에 우리 경제의 도약을 위해 필수적인 인터넷 벤처기업의 발전을 위해서는 안정적인 특허제도를 운영하는 것이 무엇보다도 중요할 것이다. 그러나 현행제도에 대한 일반인의 오해가 있을 뿐만 아니라 일부 규정의 경우 명확하지 아니한 점이 있는 것도 사실이다. 영미의 경우는 판례를 통하여 심사기준을 유연하게 변경하여 왔으나, 우리는 판례가 거의 없는 실정이어서 특허청에서 심사기준을 제정하여 기술변화에 대응하고 있는 실정이다. 또한 산업정책상의 견지에서도 BM특허를 어느 정도까지 인정할 것인가에 대한 논의가 필요하다
제 3 절 BM특허 침해에 대한 보호방법
Ⅰ. 심사의 질적 수준 제고 (신규성 및 진보성의 확보) - 법․제도적 검토
1. 선행기술 DataBase 구축
최근 기술개발 속도가 빨라짐에 따라 공지기술의 인정을 명확히 하기 어렵고, 소프트웨어의 짧은 라이프 싸이클 등으로 인하여 매뉴얼이 현실적으로 보유되기 어렵게 때문에 소프트웨어 등의 선행기술 축적에 어려움이 지적되고 있다. 특히 비즈니스 관련분야의 선행기술은 그 성질상, 문서화되지 않는 경우가 많고, 그 수집이 어렵기 때문에 충분한 축적이 이루어지지 않고 있다. 만일 미흡한 선행기술자료를 가지고 S/W 관련 및 BM관련 발명의 신규성 및 진보성을 심사하여 특허를 부여하게 한다면 이는 향후 특허무효심판청구의 속출로 이어질 것이다. 따라서 비즈니스 관련분야의 선행기술 DB구축이 필요하다.
2. 전문 심사인력 확충
인터넷 기술의 발달에 따라 인터넷 기술이 점차 세분화․전문화되고 있는 추세에 있다. 따라서 새로운 기술의 발달에 대응할 수 있는 특수분야 전문심사관 양성이 중요한 과제이다.
Ⅱ. 발명의 실시 행위의 명확화
현재 프로그램에 대해서 허용되는 클레임 기재형식은 소위 기록매체 클레임형식에 그치고 있다. 그러나 그 기재형식이 소위 프로그램 클레임까지 확장된다면 프로그램 클레임의 실시품인 소프트웨어를 온라인을 통하여 전송하는 것이 동클레임에 관련한 특허발명의 실시에 해당하는지의 여부가 문제된다. 특히 특허법 제2조 제3호는 물건의 발명에는 ‘양도’를 특허발명의 실시행위의 하나로 규정하고 있는데, 이 양도의 개념 중에 ‘전송’까지도 포함하여 해석할 수 있을 것인지의 여부가 우선 문제된다. 이점에 관해서는 입법론적으로 검토할 필요성이 있다.
Ⅲ. 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 대한 간접침해 적용방안 검토
현행 특허법은 간접침해의 성립과 관련하여 행위자의 주관을 요건으로 하지 않고, “~에만 사용하는 물건”이라는 객관적 요건만으로 판단하고 있다. 그러나 구미의 동취지지의 규정은 행위자의 주관을 요건으로 하는 한편, 객관적 요건으로서의 대상물에 대해서도 전용품에 한정하지 않고, 발명의 본질적요소와 발명의 주요부분인가의 관점에서 규정하고 있다. 이러한 규정에 비추어 보면 우리나라의 간접침해 규정은 매우 이질적인 것이 된다. 따라서 행위자의 주관을 새로운 요건으로 추가하고, 객관적 요건을 완화하는 새로운 간접침해 유형을 추가하는 특허법 개정을 통하여 적절한 권리보호를 도모할 필요가 있는 것으로 보인다.
Ⅳ. BM특허 등에 대한 복수주체의 분산실시와 특허침해
현행 특허법상 공통침해에 대한 규정이 없고, 또한 간접침해에 대해서도 극히 좁은 범위만을 인정하고 있는 실정에서 1인이 한 침해는 인정하면서 다수자가 결합하여 한 침해를 인정하지 않는다는 것은 극히 형평에 어긋나므로 법의 보완이 필요하다고 보여진다. 앞으로 미국특허법의 적극적 유도침해 규정 도입 및 ‘업으로서’의 요건 완화 등에 대한 입법적 검토가 필요할 것이다.
Ⅴ. 기 타
특허권은 그 속지적 성격으로 인하여 특허등록을 한 국가 내에서만 효력이 미친다. EK라서 국경을 초월하여 네트워크상에서 서비스가 제공될 때, 그 시스템 전체가 특정 특허권을 침해하고 있다고 생각되는 경우 자국의 특허법에 기초하여 어디까지 대응할 수 있을 것인지는 매우 어려운 문제이다. 고속통신 인프라를 전제로 하는 인터넷 비즈니스가 일반화된 현재는 이러한 형태의 발명이 실시되는 경우가 많아졌다. 따라서 이러한 실시 형태를 상정하지 않는 현행법 아래서는 특허침해를 인정하기는 매우 어려운 실정이다. 결국, BM 관련 발명의 적절한 보호를 위해서는 외국 등 원격지에 존재하는 구성요소, 혹은 타인 소유에 관련된 구성요소에 관계없이 특정한 요소에 관한 실시에 근거해서 침해 인정을 가능하게 하기 위해 조약을 포함하여 입법론적으로 검토가 필요하다고 생각된다.
국경을 초월하는 특허침해의 대응문제와 관련하여 그 경우 어느 나라의 법원에서 어느 나라의 특허권에 기초하여 제소가능한지의 여부도 검토하여야 한다. 재판관할권에 대해서는 지금까지 어떠한 절대적인 판단기준은 없고, 특허침해사건에는 재판관할권을 문제로 한 사건도 적다. 이문제도 조약을 포함하여 입법론적으로 검토가 필요하다고 보여진다.
제 4 장 결 론
인터넷 발전에 따라 온라인상에서 다양한 서비스 제공을 내용으로 하는 비지니스가 확대되고 있다. 또한 온라인상에서의 서비스를 제공하는 시스템을 권리화하기 위한 특허출원 역시 매우 활발하게 이루어져 왔다.
그러나 BM특허는 발명의 성립성, 클레임 설정 및 권리생사, 특허권 존속기간의 타당성, 특허의 국경을 초월한 보호문제 등 많은 논란의 대상이 되고 있기 때문에, 신규성 및 진보성 판단을 위한 충분한 선행문헌의 DB정비와 BM관련 분야의 심사기준의 명확화를 시급히 행할 필요가 있다. 우리 특허법은 인터넷 환경의 출현과 인터넷에서 제공되는 서비스에 관련한 특허출원을 예측하고 입법된 것은 아니다. 따라서 인터넷 환경에 적극적으로 대처하기 위해서는 인터넷과 관련하여 발생할 수 있는 문제를 구분하여 21세기의 특허제도를 염두에 둔 적극적인 대응방안을 검토하여야 할 것이다.
<참고자료>
김원오, “컴퓨터 프로그램의 독자적 보호 방법론에 관한 소고”, 창작과 권리 제29호 (2002년 겨울호)
김순석, “BM(Business Method) 특허 보호를 위한법제도 개선방안”, 2002. 12.
김병일, “온라인상에서의 BM특허침해 보호방안에 관한 연구”, 지식 재산권 연구센터, 2003. 12.
정호재, “‘BM특허’ 봄날은 다시오려나”, 주간동아 2007. 7. 25.
특허청, http://www.kipo.go.kr/
정보통신부, http://www.mic.go.kr/
한국소프트웨어진흥원, http://www.software.or.kr/
한국정보통신기술협회 http://word.tta.or.kr
KAIST업무편람, http://research.kaist.ac.kr/v2/sub03_01_01_05.asp
국회도서관, http://www.nanet.go.kr/
김철진 변리사의 블로그, http://blog.naver.com/technlaw
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